论驰名商标的反淡化保护
吉林省临江市人民法院 周聪
摘 要
随着世界经济的不断发展,商标尤其是驰名商标所蕴含的巨大商业价值日益为人们所瞩目。驰名商标代表了良好的信誉和对消费者的特殊吸引力。由于驰名商标享有很高的知名度,能够为权利人带来巨额财富,它历来是商标侵权的主要对象。其中,驰名商标淡化行为是有别于传统商标侵权行为的一种严重破坏驰名商标内在价值的行为。因此,驰名商标淡化行为不仅是一种侵害他人合法商标权益的侵权行为,而且是一种不当得利行为,在市场竞争状态下更是不正当竞争行为,它不仅损害消费者的利益,而且还损害社会公众的利益。正确认识驰名商标淡化的法律性质,不断借鉴国外立法经验,完善我国相关法律、法规,推动驰名商标淡化保护的司法实践,是本文需要解决的问题。笔者从驰名商标的基本理论入手,通过对驰名商标的基本内涵、认定标准和认定机构的介绍,回溯了驰名商标淡化的历史发展。在此基础上,笔者对驰名商标淡化的基本内涵进行了界定,希望找到适用淡化理论对驰名商标进行保护的理论依据。然后,又归纳了驰名商标淡化在实践中的具体表现形式,通过对驰名商标淡化行为的定性,探讨了驰名商标反淡化保护的对策。
目 录
前言……………………………………………………………………………………1
一、驰名商标概述……………………………………………………………………1
(一)驰名商标的概念 …………………………………………………………1
(二)驰名商标的认定 …………………………………………………………1
二、驰名商标淡化概述………………………………………………………………2
(一)驰名商标淡化的含义 ……………………………………………………2
(二)驰名商标淡化的构成要件 ………………………………………………3
(三)驰名商标淡化的性质 ……………………………………………………5
(四)驰名商标淡化的分类 ……………………………………………………6
(五)驰名商标淡化在现实中的具体表现 ……………………………………8
三、驰名商标淡化的危害 …………………………………………………………9
(一)淡化行为会损害驰名商标所有权人的利益 …………………………10
(二)淡化行为会损害消费者的利益…………………………………………10
(三)淡化行为会破坏交易秩序 ……………………………………………10
四、驰名商标反淡化保护的现状和问题与对策 …………………………………11
(一)驰名商标反淡化保护现状和问题 ……………………………………11
(二)完善我国驰名商标反淡化保护的对策…………………………………13
结语 …………………………………………………………………………………15
注释 …………………………………………………………………………………16
参考文献 ……………………………………………………………………………17
前 言
商标淡化理论是一种有别于传统商标保护模式而对驰名商标在非竞争类商品或服务上提供强保护的学说,该理论几十年来已经在欧洲和美国法院中得到应用。近年来,这一理论也逐渐开始影响我国的理论和实践,一些大公司也开始尝试着用商标淡化的理论来强化它们的驰名商标的保护,如今年年初,肯德基国际控股公司就抬出了商标淡化的理论,认为“北京爱心自强盲人按摩中心”申请的AKFC商标玷污、污损了自己的KFC商标,对AKFC商标向国家工商总局商标局提出异议。由于我国目前没有专门的反商标淡化的立法,也没有法律法规明确对反商标淡化作出规定,在这种情况下,对于权利人提出的要求用商标淡化的理论来保护其驰名商标的要求,只能从我国的国情出发,来决定是否或者如何运用这一理论。
一、驰名商标概述
(一)驰名商标的概念
驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标,是商标的知名度与美誉度的结合。根据中国现行的有关法律,驰名商标必须经过国家权威机关的认定。
(二)驰名商标的认定
1.认定驰名商标所依据的标准
1967年文本的《保护工业产权巴黎公约》(以下简称巴黎公约)虽然首先引入对驰名商标的保护机制,但缺乏对驰名商标的明确界定。世贸组织的《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称TRIPS协议)第16条第2款对此作了明确规定:“确定某一商标是否系驰名商标,应考虑相关行业公众对其知晓的程度,包括在该成员国地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度。”
世界知识产权组织(WIPO)的《关于驰名商标保护规定的联合建议》(以下简称《联合建议》)以最概括的方式给出了认定驰名商标的基本规则,即主管机关在认定一个商标是否驰名时,应考虑可能推导出商标驰名的一切情况。并明确了认定的三个标准:一是明确将要求保护国作为驰名发生地;二是将驰名的范围明确限定在公众的有关领域内;三是第一次明确提出,在认定商标是否驰名时可以考虑与“商标有关的价值”。
2001年10月27日通过的新修正的《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第14条明确了认定驰名商标应考虑的因素:(一)相关公众对该商标的知名程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标驰名的其他因素。第(五)项作为兜底条款将一切可能因素于涵盖其中,应理解为包括《联合建议》中的“与商标有关的价值”。1996年发布1998年修订的《驰名商标认定和管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》)第5条也用列举的方式规定了认定驰名商标的7个因素。这样,对驰名商标的认定,我们有了具体的可操作的标准。这与TRIPS协议的精神也是一致的。
在中国认定驰名商标有两个途径,即由中国商标局被动认定和主动认定。中国最近分两批公布了总共42个中国商标为驰名商标,但这并不意味中国商标主管部门将外国商标排除在认定范围之外,这只是时间问题。当外国著名商标在中国的保护出现问题时,通过法定程序亦可能被认定为驰名商标。
2.认定驰名商标的机构
我国加入WTO和相关的国际协议以后,在驰名商标的认定机构上发生了重大的变化,即改变了只由国家工商行政管理局认定驰名商标的方式。根据当前的法律制度,企业在我国境内获得从驰名商标可以通过商标局的行政认定和各地人民法院审判程序的司法认定两种途径来实现。
(1)工商行政管理机关认定。工商局行政认定驰名商标的法律依据主要有《商标法实施条例》第5条的规定,依照商标法和本条例的规定,在商标注册、商标评判过程中产生争议时,有关当事人认为其商标构成驰名商标的,可以相应上商标局或者商标评审委员会请求认定驰名商标,驳回违反商标法第13条规定的商标注册申请或者撤销违反商标法第13条规定的商标注册。有关当事人提出申请时,应当提交其尚不构成驰名商标的证据材料。商标局、商标评审委员会根据当事人的请求,在查明事实打基础上,依照商标法第14条的规定,认定其商标是否构成驰名商标。
(2)人民法院认定。最高人民法院2002年公布的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第22条规定,人民法院在审理商标纠纷案件中,根据当事人的请求和案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。当事人对曾经被行政主管机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护的,对方当事人对涉及的商标驰名不持异议,人民法院不再审查。提出异议的,人民法院依照《商标法》第14条的规定审查。1
二、驰名商标淡化概述
(一)驰名商标淡化的含义
1.概念
驰名商标的淡化是指未经驰名商标所有人的许可,无权使用人在不相同、不类似商品上使用与驰名商标相同或近似的商标,利用驰名商标的信誉推销商品或服务,冲淡驰名商标作为识别标志的作用,使驰名商标对消费者的特殊吸引力弱化甚至消失。
2.基本内涵
(1)淡化的对象是驰名商标。与普通商标相比,驰名商标除了具有相对显著性之外,还具有绝对显著性,因而具有独特的表彰功能。而商标的显著性越强,其受侵害的可能性就越大,利用其搭便车的情形就越多,所以有必要在对普通商标的一般性、普遍性保护的基础上,扩大驰名商标的权利范围,给予其反淡化保护。因此,淡化行为的对象只能是驰名商标,而不包括普通商标。
(2)淡化行为是将与他人驰名商标相同或相似的商标标志使用在不同类的商品或服务上。驰名商标代表了良好的信誉和对消费者的特殊吸引力,使用与驰名商标相同或近似商标的“搭便车”行为是对驰名商标的淡化,具有很多危害性。如果对把驰名商标使用在非相同或类似商品或服务上的行为不加约束,任其泛滥,势必助长更多的恶性搭便车行为,妨害公众利益和经济的健康发展。
(3)淡化的后果是对驰名商标所有人可能造成或已经造成了损害。商标驰名是因为经营者的商品或服务质量得以一贯保持,消费者普遍认同,体现出了企业的良好信誉,拥有一定的价值。而作为经营者来说,他要付出大量的投入,才有可能使自己的商品或服务获得良好的信誉,而且这种良好信誉的获得永远没有句号,驰名商标所有人需为维持商标的信誉付出不断努力。所以,驰名商标比普通商标凝结了更多的智慧、金钱和汗水。把对驰名商标的保护延伸至非相同或类似商品或服务上,就是尊重驰名商标所有人的努力成果,是对有序竞争的确认和鼓励。而驰名商标的淡化行为是对经营者也就是驰名商标所有人的一种损害,侵害了其合法权益。
(二)驰名商标淡化的构成要件
一般说来,驰名商标的淡化行为须具备四个要件:行为人实施了淡化他人商标的行为;淡化的是驰名商标;行为人主观上有过错;该驰名商标存在被淡化的可能。2
1.行为人实施了淡化他人商标的行为
行为人使用的商标是与他人商标相同或相似的商标。但是在商标的范围的确定上,理论界存在争议,大体分为两种观点:一种观点认为被淡化的商标的范围应当局限在驰名商标的范围内;另一种观点认为被淡化的商标是具有一定知名度的商标,相对驰名商标的范围较宽。两种观点共同之处在于都强调被淡化的商标须具有一定的知名度。侵权人淡化他人的商标,就要求被淡化的商标在市场上必须具有一定的知名度。对商标淡化行为人来说,被淡化的商标的知名度就意味着利润和财富,没有多少知名度的商标,并不值得行为人实施商标淡化行为,因为这并不能使商标淡化行为人获得多少利益。正因为此,商标淡化行为又被称为“搭便车”的行为。
两种观点的区别点在于对知名度的判断标准上,并导致保护的范围前者小于后者。笔者认为后者能够更好地保护商标权利人。因为,商标按其知名程度分为一般商标、知名商标和驰名商标,任何商标都不会一申请注册就会成为驰名商标。驰名商标的培养和认定有一个过程,在商标被认定为驰名商标之前一般都是知名商标。如果知名商标不给予反淡化保护则会造成很多问题。这是因为当商标在这一阶段时,由于其还不是驰名商标,商标法并不禁止他人在其他不相同或不相类似的商品或服务上使用该商标,此外,在这一时期该商标比较知名,所以会有很多经营者以该商标进行跨类注册,一旦当该商标被认定为驰名商标,则其他人的继续使用会造成对驰名商标的实际淡化,如果禁止使用,则会显失公正,侵犯其他人的在先使用权,同时也会给其他权利人造成巨大损失。为了避免这种情况的出现,给予知名商标反淡化保护就显得尤为必要。认定驰名商标一般要考虑其在国际上的注册情况,知名商标虽然目前还没有统一的标准,但一般认为其标准要比驰名商标低,只要其在一国比较知名就可以。德国1995年生效的新商标法不仅给予驰名商标和知名商标反淡化保护,而且将反淡化保护扩大到商业标志,并规定了具体的条件。对知名商标,商标法第9条、第14条第二款第三项都明确规定,其判断的地域标准是德国境内。再如1991年的《法国知识产权法典》也明确将反淡化的对象从通常的驰名商标扩展到著名商标,并进而扩展到了非商标的范围,如公司名称或字号、全国范围内知名的厂商名称和牌匾、原产地名称等。为了对抗发达国家的“知识霸权”,保护民族利益,我国极有必要扩大商标淡化保护的范围。更有学者将其保护范围进一步扩大,认为:商标淡化削弱了商标的显著性和识别性,并通过对商标的显著性和识别性的削弱,进一步侵害了该商标所承载的商誉,故商标淡化的对象是商标和商誉。3
2.淡化的是驰名商标
商标淡化行为有可能给被淡化的商标和商标权人造成损失,或已经造成了这种损失商标淡化最初是作为对驰名商标的特殊保护措施而产生的,它并不要求淡化行为给权利人带来实际的损失(当然也不排除实际损失的发生),只要这种行为有给权利人造成损失的可能性,而这种可能性又是实际存在的,而不是权利人凭空杜撰或主观臆造的,就构成商标淡化,受到法律的规范。然而,美国联邦最高法院在2003年3月却对商标淡化争议做出了新见解。虽然该判决有助于各国解决商标淡化地争议,但是也使得商标淡化理论发生了一个新的转折,特别是对驰名商标权利人而言,美国最高法院要求驰名商标所有人应证明有实际淡化(actual dilution),而非仅仅证明淡化之虞(likelihood of dilution)的见解,也对著名商标的保护与著名商标所有人造成一定的挑战。4在民法上,侵权责任有严格的构成要件。无论是四要件说,还是三要件说,甚至在作为特殊侵权责任归责原则的公平责任和无过错责任中,都离不开损害事实的要件,5都强调损害后果对侵权行为构成的重要性,如果没有实际的损害后果,往往不能成立侵权责任。但是,在知识产权领域,却存在弱化这一要件的迹象和趋势。这种迹象和趋势除了体现在学者们的论述中外,也表现在了立法中。2000年8月通过的《中华人民共和国专利法》修正案中,对“许诺销售”的规定,亦明确体现了这一点。在知识产权侵权责任中,一般不要求有实际的损害后果的出现,这在一定程度上也是由于知识产权对象的无形性特征决定的。另一方面,商标淡化最初是对驰名商标的一种特殊保护,它并不要求实际损害后果。商标淡化的保护对象是商标的显著性和其识别性,针对的是商标的第二层含义,保护的是驰名商标所具有的特殊信誉。任何侵害驰名商标的权利的行为都有可能给驰名商标的声誉造成某种损害。即使这种损害尚未实际发生,但鉴于该损害一旦发生就会造成的巨大的危害后果,而这种损害后果具有不可逆性,所以,商标淡化并不要求必须具备实际的损害后果,而只要有发生这种损害后果的可能性就可以了。
3.淡化行为人主观上有过错
众所周知,驰名商标具有良好的信誉和巨大的内在价值,代表着良好的品质和市场占有率,驰名商标的形成过程中耗费的巨大的人力、财力同样也是有目共睹的。于是驰名商标就成了不少投机者获取厚利的捷径。他们借用驰名商标的声誉,可以毫不费力地推销自己的商品或服务,达到赢利的目的。判断是否是淡化行为,要以行为人主观上存在过错为前提。6若不满足该条件就不是淡化行为。判断是否有过错,要根据行为人打算注册商标以前持续使用的情况而定。
4.该驰名商标存在着被淡化的可能
本人认为,淡化须以两种商标存在相同或近似,可能会导致混淆或误导公众,使驰名商标所有人权利受到损害为前提。TRIPS协议第16条第3款规定:“……会暗示该商品或服务与注册商标所有人存在某种联系,从而使注册商标所有人的利益可能因此受损。”即若两种商标根本不同或不相类似,不会导致混淆或使公众误解的,则不是淡化行为。
(三)驰名商标淡化的性质
1.从商标权人角度看,驰名商标淡化是一种特殊的侵犯商标权的行为
(1)商标淡化是一种商标侵权行为,这是商标淡化最基本的性质。商标淡化是无权使用人将与被淡化商标相同或相似的商标使用在不相同、不相似的商品或服务上的行为,导致商标的显著性和识别性降低,使该商品或服务与驰名商标人间的联系弱化,降低了商标的知名度,损害了商标权人合法的商标权益的商标侵权行为。
(2)商标淡化又是一种特殊的侵权行为。传统理论将商标权局限在注册商品或服务,即商标权人只能在注册商品或服务范围内享有商标权,第三人也只有在相同或相似的商品或服务上使用他人商标,才构成对商标权的侵犯。如果超越了这一范围,将他人商标使用在注册商品或服务之外的商品或服务上,则不构成对商标权的侵犯。而商标淡化理论则突破了这种限制,它要求对驰名商标和其他具有一定知名度的商标进行扩大化保护,使这类商标的权利范围,不再局限于注册商品或服务,而是扩展到所有的商品或服务。因此,商标淡化是一种特殊的侵权行为,它与传统侵害商标权的行为存在明显的区别:即传统侵害商标权的行为是指将与他人相同或相似的商标使用在相同或相似的商品或服务上的行为,它并不要求被侵权的商标必须具有一定的知名度;而商标淡化行为却是指将与他人相同或相似的商标使用在不相同、不相似的商品或服务上的行为,它要求被淡化的商标必须具有一定的知名度。7
2.从原商标所有权人角度看,驰名商标淡化行为是不当得利行为
侵权人将与驰名商标相同或相似的商标注册或使用于同驰名商标所标识的商品或服务不相同也不类似的商品或服务上,是一种“搭便车”的行为,不正当地利用了他人的成果,从原来商标所有权人处取得了不当得利。因为标识杰出质量的产品或优良服务的驰名商标由于广泛的广告宣传,已在公众心目中相对固定地与某一来源结合起来,因此,他人在不相似的商品或服务上使用相同或相似的商标,很可能使公众错误地认为后者也来源于前者,或者他们之间有某种援助关系、隶属关系或合作关系等,从而更愿意购买。8
3.从商标淡化行为人角度看,驰名商标淡化行为是不正当竞争行为
如前所述,商标淡化行为有可能使消费者认为商标淡化行为者与被商标淡化者之间有着某种联系,或其商品或服务均来源于被淡化者。因此,即使商标淡化行为与被商标淡化行为者的营业不直接竞争,商标淡化行为人还是不恰当地利用了他人商标的声誉,使之在市场活动中占据了一个较高起点,这对于与商标淡化行为者同行业的其他市场主体来说,是一种不正当竞争。9
4.从一般消费者及社会公众的利益出发,驰名商标淡化行为是损害消费者和社会公众利益的行为
作为消费者总是期望以尽量少的付出购买到最理想的商品或服务,而商标尤其是驰名商标是最好的向导。一旦驰名商标被他人运用于非相同或类似商品或服务上,必然极易造成消费者的混淆和误认,认为商标淡化人的商品或服务与驰名商标所标示的商品或服务有同一品质或出自同一来源,从而激发起他们的消费欲望,以至自身利益受到损害。同时,商标淡化行为也损害了被淡化者和与淡化者同一行业的竞争者的利益,也是对社会公众利益的一种损害。
(四)驰名商标淡化的分类
1.弱化
弱化,又称暗化,是指将与他人相同或相似的商标使用在不相同、不相似的商品或服务上的行为,它稀释了商标的识别性、显著性,弱化了商标与该商品间的特定联系,降低了商标的知名度,进而对该商标所承载的商誉造成损失。
显著性是商标的自然属性,是某一商标区别于其他商业标志的特性。10商标淡化行为,例如,将他人具有知名度的商标当作厂商名称、域名使用,使该商标无法区别于该类商品或服务的厂商名称、域名,从而损害了该商标的显著性。
商标淡化行为在损害商标的显著性的同时,也损害了商标的识别性。识别性是商标能够将某种商品或服务及其提供者与其他商品或服务及其提供者区别开来的特性,消费者凭借该商标就能将他欲购买的商品或服务与其他的商品或服务区分开,从而买到自己需要的商品或服务。驰名商标或其他具有一定知名度的商标具有崇高的市场声誉,成为将消费者与某种商品或服务联系起来的纽带和桥梁,一旦提及该商标,消费者首先就会联想到该商标所标志的商品或服务以及该商品或服务的提供者。但商标淡化行为淡化了商标的识别性,改变了消费者的这种预期。削弱了该商标与它原来所标志的商品或服务的相对固定的联系,从而淡化了商标的识别性。例如,“凤凰”牌自行车曾经遍布华夏大地,几乎平均三四家就有一辆凤凰车。随着后来的纷纷冠以“凤凰”的缝纫机、电熨斗等产品的行销于市,人们很难再提“凤凰”即言自行车了。弱化是一个逐渐稀释和冲淡的过程,是最初存在的商品与商标之间的唯一联想,由于他人在其他商品上使用该商标而变得越来越模糊。比如说,如果“SONY”商标被使用在篮球、皮鞋、自行车等商品上,就会使该商标与电器的联系变淡,久而久之公众在看到“SONY”时就不会立即联想到电器,从而削弱了该驰名商标的显著性。
2.丑化
丑化即污损,是指将与驰名商标相同或近似的商标用于对该驰名商标的信誉产生玷污、丑化或负效应的不同类商品或服务上的行为。11丑化一般表现为两种情况:一是在不洁和有伤风化的背景下使用驰名商标;二是在造成负效应的情况下使用驰名商标。前一种情况如德国“4711”牌香水案,在该案中,法院禁止被告——某污水处理公司在其臭气熏天的抽粪车厢上使用原告的驰名商标“4711”,尽管事实上“4711”只是被告的电话号码。后一种情况如将高档钢琴的商标用于开启啤酒的把手,从而对原商标造成负面影响。12
3.退化
退化,是指由于使用驰名商标不当,导致该驰名商标演变为商品的通用名称而丧失其区别功能。退化无疑是淡化中最严重的一种,因为商标一旦退化,将彻底丧失显著性,不再具有区别功能,从而无法得到商标法的保护直至最终被撤销。美国通用汽车公司“Jeep”商标的退化就是一个典型的案例。作为美国通用公司早期一款车型的著名商标“Jeep”,由于长期被用作越野车的通用名称,使其丧失了商标的显著性。时至今日,除了知道它是越野车的统称外,有谁会记得它曾是通用汽车旗下的著名汽车商标呢?又如,“Aspirin”(阿司匹林)和“Thermos”现在都退化为乙酰水杨酸和保温瓶的通用名称。
(五)驰名商标淡化在现实中的具体体现
1.在非类似的商品或服务上使用他人的驰名商标
将他人的驰名商标使用在与该商标所标志的商品或服务不相同、不相似的商品或服务上,这是传统的侵害商标权的形态所不能概括的。例如,“万宝路”是使用在香烟上的驰名商标,他人将“万宝路”当作服装类商品商标使用。再如将“三九”商标用于饲料上,将“健力宝”用于体育器材上等。
驰名商标蕴涵了巨大的市场声誉,固定地向消费者表达了某种具备优良品质商品或服务,成为该商品或服务的信誉保障。消费者一旦被提及该商标,就会联系到该商品或服务,同时也包含了对该商品或服务的提供者的充分信任。驰名商标淡化行为人正是不恰当地利用了这种信任,他们将他人的驰名商标在不相同、不相似的商品或服务使用,这就逃逸了传统侵害商标权形态的限制,构成驰名商标淡化。
2.在非类似的商品或服务上使用与他人的驰名商标近似的商标
将与他人商标相似的商标使用在相同或相似的商品或服务上的行为是侵害商标权的传统形态,但若是将近似商标使用在不相同、不相似的商品或服务上的行为,是否侵害商标权呢?显然,这种行为不能归入传统的侵害商标权的行为,而是一种商标淡化行为,它损害了驰名商标自身的显著性。如将与领带商标“金利来”相似的“银利来”、“宝利来”用于家具注册。
3.将他人的驰名商标作为商品或服务的通用名称使用
将他人驰名商标作为某种商品或服务的通用名称使用,也构成商标淡化。驰名商标具有较高的声望,能够指引着消费者购买某类商品或服务,在一定意义上,它已成为某类商品或服务的代表。将这样的商标作为某类商品或服务的通用名称使用,无疑会削弱该商标的识别性和显著性,构成对他人商标的淡化。”《法国知识产权法典》之“制造、商业及服务商标和其他显著性标志” 第L.714-6条规定商标所有人因其所为而使其商标“在商业中成为该商品或服务的常用名称”者“丧失商标权”。
将他人商标作为某类商品或服务的通用名称,是一种较为常见的淡化方法。“商标一著名,其沦为普通名字(亦即可以随意使用的标志)的风险也就产生了。”
4.将他人的驰名商标作为企业字号使用
将他人的驰名商标当作企业字号使用,也是一种驰名商标淡化行为。企业字号是指工商业主体名称中具有独特意义,能够将该主体与其他商业主体区分开的那一部分。如“上海大众汽车股份有限公司”,其字号就是“大众”两个字。
将他人的驰名商标当作企业字号使用,我国《商标法》并无相应的规定。法律规定的缺位终究导致了实践中的冲突,曾经一度闹得沸沸扬扬的“花都现象”,其实就是钻了我国法律的空子,将他人具有一定知名度的商标,注册为新的商号(或者将他人知名商号注册为商标)。但在有关部门查处花都现象时,却只能勉强根据《企业名称登记管理条理》,而无法依据商标法从侵害商标权的角度对这些商标提供反淡化保护。实际上,花都的做法就是对他人驰名商标的淡化。将他人驰名商标注册为企业的字号的行为,不恰当地利用了他人商标的卓越声誉,足以构成商标淡化。
5.在广告中利用他人的驰名商标宣传自己的商品
在广告中利用他人的驰名商标宣传自己的商品,也是一种驰名商标淡化行为。在许多法制比较健全的国家,对比较广告和影射广告都有法律规范,在广告中不恰当地联系驰名商标的做法,容易让消费者把二者联系起来比较。而在影射广告中,如含有贬损他人产品之意的言词,尤其是对驰名商标的影射,是为反淡化法所禁止的,这些行为在国外大多数的广告法和反不正当竞争法中都有明确规定。
我国的《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)和《中华人民共和国广告法》(以下简称《广告法》)没有这方面的规定来加强对驰名商标的保护,而这种行为在我国的市场行为中大量存在,例如一种酒心糖的广告称其为“五粮液酒心糖”或“茅台酒心糖”等等,对这种类似的行为在《商标法》及其它有关法律中也找不到明确的禁止规定。
对上述行为予以禁止将是符合我国的立法宗旨和国际习惯做法的,且对我国反不正当竞争法和广告法不完善之处也是一种补充。
6.在包装、装潢上使用他人的驰名商标
在包装、装潢上使用他人的驰名商标也会构成商标淡化。在市场竞争中,常有这样一种现象,即将他人具有独特性的商标图案或文字用于自己经营的商品的包装或装潢,如果这种商品与原商品是相同或相近似的,则可以依商标法和反不正当竞争法取得救济,而当两种商品之间完全不相同时,则只能依靠反淡化立法。
7.将他人的驰名商标注册为域名使用,即域名抢注,是近年来出现的商标淡化行为
域名是国际互联网上各类实体的身份标记,引导网络用户进人网络站点的外部地址代码。域名采取“先注册先占”原则,在国际互联网上,每一个域名都必须是唯一的,具有排他性。随着网络商业化及电子商务的发展,域名逐渐具有了区别域名持有人及其所提供服务的标识性功能。而驰名商标因极有特色和卓著声誉,即使在非竞争产品、服务上使用也会引起误解或减低其声誉和价值。
三、驰名商标淡化的危害
从驰名商标的含义中我们可知,驰名商标往往具有很好的信誉,较强的市场竞争力,并且在相关领域的消费者中具有超越商品本身即可能作出购买选择的消费心理优势。所以,驰名商标淡化行为尽管发生在与驰名商标不同类的行业中,仍然具有很大的危害性。具体而言,其危害性主要表现在三个方面:
(一)淡化行为会损害驰名商标所有权人的利益
1.淡化行为降低了驰名商标的识别力
驰名商标被用在其他商品上,虽然并不会影响商标识别出处的基本功能,但同样的品牌不能保证同样的出处,营业额自然会受到干扰。同时,驰名商标被用在其他商品上,可能会引起出处混淆,即有可能使人误认为不同商品由同一企业所生产或混淆淡化行为人与商标所有权人之间的关系,使消费公众误认为该商品与驰名商标所有权人之间存在某种商业或组织上的联系(比如驰名商标使用许可或扩大了经营领域等),弱化驰名商标与其商品间特定的联系。
2.淡化行为降低了驰名商标的品牌形象
驰名商标是企业宝贵的财富,是一笔巨大的无形资产,淡化行为就是对这种商业价值的窃取。淡化行为通过“寄生”在驰名商标上,利用驰名商标本身的巨大声誉,推销自己的商品,在商标权人没有察觉的过程中,驰名商标的商业价值就慢慢地被侵蚀了。显然,“如果不保护商标所有人千辛万苦投入大量人力物力创造出来的品牌形象和价值,就会失去对本来准备进行长远投资的人的激励手段。”
(二)淡化行为会损害消费者的利益
驰名商标的作用已不仅停留在购得真材实料的商品为目的。由于广告的宣传以及人们的炫耀心理,商标在区别完商品之后,开始起到表彰商品使用人的作用,消费者不仅要实际使用货真价实的商品,更重要的是借助商标向他人传达自己的身份、品味。商标不仅是商品的符号,而且正在成为商品使用人的符号。13淡化行为使商品的无形价值受到破坏,一件十分独特的品牌商品由于其他人的滥用,造成品牌价值的降低,商标的表彰作用会受到损害。这种损害甚至是一种消费者无法预知也无法控制的损害。正如日本学者富田彻男所说的:“他人不许使用驰名商标,这对顾客来说是很清楚的,如果多数企业都使用同一个名称,对于顾客来说,就将失去了一个良好的标记,商标的经济价值也将会随之消失。”14驰名商标淡化行为还可能误导、诱骗消费者。淡化行为人利用驰名商标本身所有的信誉优势、市场竞争力优势与消费心理优势,误导、诱骗广大消费者轻易作出购买选择,从中牟利。这无疑也是对消费者合法权益的侵害。
(三)淡化行为会破坏交易秩序
公正、有序、公平的竞争秩序是市场经济发展必不可少的条件,淡化行为使驰名商标权人忙于应付各种形式的侵权危害,花大量的精力与侵权者周旋。而与淡化行为人生产同类商品的其他经营者因为处于不利的竞争地位,有纷纷仿效的可能。15淡化行为还会令消费者降低因购买驰名商标商品而产生的社会满足感。甚至令消费者在选购商品的时候造成误认,在选购商品时无所适从。故此,对这种无偿利用、侵占他人商业信誉的非法行为若不能及时予以禁止,无疑会助长不正当的商业投机行为,从而破坏正常、公正的市场交易秩序。
四、我国驰名商标反淡化保护现状和问题与对策
(一)我国驰名商标反淡化保护的现状和问题
我国对驰名商标保护的法律中没有“反淡化”的提法,但就相关法律规定的实质来说,属于反淡化保护。新《商标法》通过之前,对驰名商标的反淡化保护主要是通过《驰名商标认定和管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》)中的第八、九、十条这三个条款的规定进行保护,其中有一些不足之处。为适应我国加入世贸组织的进程,实现对TRIPS协议的承诺,新《商标法》对驰名商标的反淡化保护作了详细、具体的规定。
《商标法》第13条第1款规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。”该条第2款规定:“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用”。该条规定将驰名商标分为已注册和未注册两种。对已注册的实施跨类保护。这是我国首次在法律的层面上对商标淡化作出规范,无疑具有积极的正面意义。
该条规定将驰名商标分为已注册和未注册两种,并针对这两种情况规定了不同的标准。对“未在中国注册的驰名商标”,以“就相同或者类似商品申请注册的商标”,且“容易导致混淆的”作为判断标准;对“已经在中国注册的驰名商标”,可以“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标”,且“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害” 作为判断标准,其保护范围比前一款规定更广——可延伸至不相同或不相类似商品上,起到了鼓励驰名商标拥有者及时注册的作用。特别是外国驰名商标在进入中国时,为防止被淡化,应尽早在中国申请注册。
《商标法》第4条第3款:“本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。”因此,我国商标法关于驰名商标的反淡化保护范围的规定与TRIPS协议是一致的,同样适用于服务商标。
《商标法》从单纯禁止混淆到防止淡化可谓是一种进步,是加强对驰名注册商标人商誉保护的体现。但针对《商标法》进行整体的分析来看,我国《商标法》在力图构建反淡化体系时存在很大的问题,主要体现在:
(1)对驰名商标的反淡化保护缺乏系统的法理学基础,在现有法律框架内未明。虽然我国《商标法》13条反映了我国反淡化的积极诉求,但无论从反淡化的法理学分析,还是从反淡化的精神实质来看,都还存在较大的差距。对擅自使用已在中国注册的驰名商标,《商标法》13条规定,只在“误导公众、致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的情况下才能被禁止注册或使用。换句话说,如果没有误导,就不能被禁止注册或使用。其对驰名商标的扩大保护依然停留在传统的混淆理论上。对驰名商标淡化行为的处理仅仅限于不予注册和禁止使用,而没有将驰名商标的淡化作为一种特殊的侵权行为正式列入《商标法》。我国《商标法》第13条第2款规定禁止淡化他人驰名注册商标,但在第7章第52条并没有把商标淡化作为侵犯注册商标专用权的行为之一。也就是说《商标法》没有将商标淡化作为侵犯注册商标专用权的一种侵权类型加以规制。那么,第13条规定,“不予注册并禁止使用”就失去了法律依据。虽然后来最高人民法院发布的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2002年10月12日)将《商标法》第13条第2款所述的淡化他人商标的行为列为第52条第5项中的“给他人注册商标专用权造成其他损害”的情形。但又和《商标法》第51条所规定的注册商标专用权范围相冲突,这样的规定使人感到由于缺乏坚实的淡化法理基础而相当牵强。此外,没有任何法律对商标淡化行为的法律概念、行为方式、构成要件、法律责任等作出相应的具体规定,这就使得《商标法》第13条第2款在具体适用时“有法难依的状态”。
(2)在驰名商标反淡化的保护范围上存在不足。从第13条第1款来看,我国《商标法》已经对未在中国注册的驰名商标提供了有限的法律保护。即在相同或类似商品领域内提供保护。此条规定是符合1967年巴黎公约文本第6条第2款的规定的,这是我国履行国际公约义务的一种体现。虽然在这一条中体现了我国商标制度注册保护的原则。但本人认为这样的规定对驰名商标的保护是非常不利的,那些没有在中国注册的驰名商标得不到反淡化的跨类保护。这也实际使得未注册驰名商标,名义上享受了保护,但享受的也只是一般注册商标的待遇。与保护驰名商标的实质精神存在较大差距。对驰名商标反淡化保护的依据在于商标的显著性和独特商誉,商标的注册与否不会给这种显著性和商誉带来任何减损。
(3)反不正当竞争法的严重缺位。就我国现有的维护正常经济竞争秩序的兜底性法律《反不正当竞争法》从法理上分析,也还无法承担反淡化的重任。在司法实践中通常引《反不正当竞争法》第5条第2款的规定对淡化行为予以处理。即商标淡化行为是指“经营者不得采用下列不正当竞争手段从事市场交易损害竞争对手,擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品”。其实这样规定是有问题的:根据这一条的规定,要认定不正当竞争法上的侵权,要符合两个要件:一是必须是知名商品特有的名称、包装、装潢;二是必须使消费者产生混淆的效果。但是,根据淡化理论,淡化行为的发生却并不以“引起混淆”为条件。所以,运用这一条的规定来对驰名商标进行反淡化保护,显得较为牵强。
(二)驰名商标反淡化保护对策
反淡化保护是一种国际趋势,而完善的知识产权保护以完善的立法为前提。就法律层面而言,我国尚未有明确的驰名商标反淡化立法,反淡化保护尚处于萌芽阶段。为解决当前司法实践中的具体问题,立法机关很有必要采取措施健全驰名商标反淡化保护制度。由于商标淡化侵权方式的间接性和侵权手段的隐蔽性,以及相关法律法规的滞后,致使商标权人难以有效实施自我保护,行政执法机关和司法机关在侵权认定和处理上也面临一些新的课题和挑战。综上所述,无论是从维系市场秩序的角度,还是从法律公平适用的立场出发,尽快制定驰名商标反淡化保护方面的法律法规,势在必行。但是,从我国当前的实际情况出发,专门进行商标反淡化立法的时机还不成熟。理论上,对商标淡化还未形成系统的见解;实践上,对商标淡化行为还未形成统一的处理意见。然而,现阶段,我国还不宜像美国一样制定一部专门的商标反淡化法。因此,我们至少应该从以下几个方面来考虑完善我国的商标反淡化保护制度。
1.完善相关法律体系
(1)在《商标法》中明确规定“驰名商标”和“淡化”的定义,建立驰名商标反淡化制度。商标淡化是针对驰名商标的,因此,明确驰名商标的定义和认定标准是建立健全驰名商标保护制度的必要前提。《商标法》第14条规定了驰名商标的认定标准,美中不足的是缺少给驰名商标下一个科学、准确的定义。《暂行规定》第一条虽然对驰名商标下了定义,但其将驰名商标限制在注册商标范围内,与TRIPS协议是冲突的,也是违背《商标法》的。同样,我国没有制定专门的反淡化法,应该在《商标法》中对淡化进行科学的界定,建立系统的反淡化制度,以处理日益复杂的商标淡化行为。
(2)扩大反淡化保护的范围。我国《商标法》虽然规定了给予驰名商标跨类保护,给驰名商标反淡化保护提供了法律依据,但反淡化保护的范围过窄。首先,能够给予反淡化保护的驰名商标仅限于已在我国注册的驰名商标,这对未在我国注册的驰名商标的保护是明显不利的,也是不合理的。对驰名商标进行反淡化保护的基础是因为其是驰名商标,而驰名商标的认定却并不以其是否注册为必要。因此,能够进行反淡化保护的驰名商标范围应扩大到未在我国注册的驰名商标;其次,我国目前的《商标法》未将知名商标和其他企业标识纳入反淡化保护的范围,驰名商标的认定条件比较严格、程序烦琐,企业往往要支付较大的成本才能获得驰名商标的认定,而知名商标的认定相对简单,成本较低,将知名商标列入反淡化保护能使企业更易于获得保护,并且,对于一些已经具有一定知名度却未申请注册的商标也应该纳入反淡化保护体系;再次,商标反淡化保护不应仅仅局限于商标领域,所有可能产生淡化行为的领域,如互联网域名、厂商商号、商品名称、商业角色等商业标记的使用,都该建立禁止淡化并享有相当知名度商标的反淡化保护规范,从而杜绝以商标使用之外的方式进行淡化的行为,构筑更有效的反淡化保护法律体系从而维护商标所有权人的利益。
(3)制定司法解释,进一步细化认定驰名商标的标准。《商标法》第十四条规定了认定驰名商标应当考虑的因素,但是由于规定过于原则,缺乏细化标准,操作性较弱,以致各地法院法官在理解、认识上存在较大的差异,反映在具体案件上则是裁判标准不统一。为了改变这种状况,各地法院纷纷制定出台指导意见,细化认定标准,统一审判尺度。这对提高法院认定驰名商标的司法能力、积累审判经验无疑将起到一定积极作用。但是由于各地制定的指导意见不完全一样,这又会进一步导致各地法院掌握的裁判尺度不统一,这与全国法制统一的原则不相协调,也不符合WTO的公开透明原则,不利于树立全国法院的司法权威。因此,建议最高人民法院尽快制定认定驰名商标的司法解释,统一司法尺度。
2.加强各部门的相互沟通与协调,确保司法认定与行政认定驰名商标的一致性
我国驰名商标的认定经历了一个从无到有,从不规范到逐步规范,从行政认定单轨制到行政认定、司法认定双轨制的发展历程。因此,目前我国有两个途径可以认定驰名商标,即国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会在商标注册、商标评审过程中认定驰名商标,以及人民法院在审理商标确权或侵权过程中认定驰名商标。无论是行政认定还是司法认定驰名商标,其认定的原则、认定的标准应该是一致的。但是在实践中,由于种种原因,难免会出现不和谐的声音,因此,有必要加强相互之间的沟通和协调,统一认识、统一认定标准,确保认定驰名商标的公正性、权威性。
3.企业要加强商标的自我保护,预防商标淡化
传统上,我国企业及社会各界的商标保护意识还很淡薄,驰名商标保护的法律还很不完善,由于商标问题造成国家和企业巨大经济、信誉损失的情况时有发生。因此,应将商标保护作为一项系统工程来抓,采取多种措施预防商标淡化。
(1)增强商标保护意识,精心策划企业的商标战略。我国国内的驰名商标被国外厂商或个人抢注的已达上百件之多,国内企业间的抢注现象更为普遍。同时,对他人的驰名商标权不知尊重、肆意侵犯,酿成大纠纷。对驰名商标所有权人来说,应注意采取措施防止被淡化。如驰名商标所有权人应尽可能将商标与厂商名称统一。把企业的名称和商标统一,这样便于消费者将某一商标的商品与生产该商品的厂商直接联系起来,有利于提高商标及企业的知名度,也可以在一定程度上防范别有用心的人钻法律空子,将他人驰名商标用作自己的厂商名称来误导消费者,导致驰名商标被淡化。
(2)强化企业品牌意识。强化了企业的品牌意识就普通商标而言,法律一般对其提供“同类”保护,即法律只禁止将与商标权人的商标相同或相似的商标用在同一或类似的商品或服务上。而对一驰名商标而言,法律提供了高于普通商标水平的保护,即“跨类保护”,禁止他人将与驰名商标权人的商标相同或类似的商标用在不相同或者不类似的商品或服务上。不仅如此,法律也禁止将与驰名商标相同或近似的标识用于企业的名称、商号、商品装潢、产品广告宣传等之上。可以这样说,反淡化保护为驰名商标提供了一种类似专利权、版权的绝对垄断权的保护。因此,一个企业要想自己的商标受到特殊、高水平的保护,就必然会强化品牌意识,争创驰名商标。自己的商标一旦达到标准被认定“驰名”后,法律就对其提供反淡化保护,禁止他人对该商标的任意使用、复制、摹仿或者翻译,这样更有力地维护了企业的利益。并且,企业要扩大业务,进入新的领域,只要另行提出注册申请,法律即允许其在新的商品或者服务上继续使用原来的驰名商标。这样,该企业就开发的产品或者服务依托原来被认定为“驰名”商标的市场影响力和吸引力,可以尽快打开局面,促使企业自身的进一步发展。
(3)创新企业商标选择理念。随着市场经济的发展,商标宣传的竞争也日趋激烈,商标的选择则是实施商标战略的第一步。选择一个好的商标除需要考虑合法性、国际通用性外,在商标淡化理论的影响下,更应考虑商标的独特性。独特性不仅可以突出商标的显著性,更可避免与他人的在先商标权发生冲突。如前所述,反淡化保护为驰名商标提供了“跨类保护”,一个企业选择的商标如果没有独特性,不考虑与他人驰名商标是否雷同或相似,往往容易陷入侵权的境地。尽管是企业本身无主观过错,也会被认为对他人的驰名商标构成侵权,因为淡化的认定并不以主观过错为必要条件。在实践中,有的企业由于缺乏法律意识或者考虑不周,所设计、选择的商标与和他人(包括国内和国际)的驰名商标发生了冲突。虽然该企业通过奋力打拼创造出一定的业绩,扩大了自己商标的知名度,但由于驰名商标权人的异议或起诉,该商标被撤销或禁止使用,使企业以前的努力付诸东流。因此,一个有全局眼光的企业,在选择商标时会考虑是否与他人驰名商标相冲突,往往选择自造的并且独特的标识作为商标,这是企业能够长远发展的一个重要基础。
结 语
本文通过对驰名商标的认定、驰名商标淡化的概述以及我国对驰名商标反淡化保护的问题予以讨论,从中我们可以看出,驰名商标反淡化保护的重要性。随着驰名商标具有越来越重要的经济意义,对它的保护日益成为国际社会所关注的热点问题。在国际范围内协调对驰名商标的法律保护,成为有关的国际组织的工作重点。在我国,完善驰名商标的反淡化保护,建立反淡化保护制度也被列为立法机关的重要课题。我国正处于市场经济建设的关键时期,世界驰名商标的商品和服务不断涌入中国,国内的知名品牌也逐步走向世界。在经济全球化和一体化的浪潮中,发展民族经济,培育自己的品牌,具有重要的战略意义。
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发布时间: 2022-12-06 10:01:40
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